外观设计专利权的侵权判定中的用途界定

应当根据外观设计产品的用途（使用目的、使用状态），认定产品的种类是否相同或者相近。


确定产品的用途时，可以按照下列顺序参考相关因素综合确定：外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等因素。


如果外观设计产品的与被诉侵权外观设计产品的用途（使用目的、使用状态）没有共同性，则外观设计产品与被诉侵权产品不属于相同或者相近种类产品。


一、概述


外观设计专利保护被限定在特定的产品载体上，因此在侵权判定环节也要求被控侵权的产品与外观设计专利所对应的产品相同或属于相近种类。这一规则在专利法层面上没有明确表述，2009 年司法解释第9 条规定，“人民法院应当根据外观设计产品的用途，认定产品种类是否相同或者相近。确定产品的用途，可以参考外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等因素。”


《专利审查指南》规定，“在确定产品的种类时，可以参考产品的名称、国际外观设计分类以及产品销售时的货架分类位置，但是应当以产品的用途是否相同为准。……相同种类产品是指用途完全相同的产品。……。相近种类的产品是指用途相近的产品。”


可以看出，这与司法实践中把握的标准并无太大区别，均以产品“用途”作为判断的基准。但即便如此，到了具体的侵权判定中，人们还是会经常就产品类别问题产生争执。有观点认为应当采用与授权相同的标准，即专利局审查批准外观设计专利，以及在外观设计专利权的撤销和无效纠纷的审查中，均以同一个小类的产品范围为限，……人民法院在保护该外观设计专利权时，确定产品的保护范围应当与专利局审查授权时所依据的产品范围一致。


二、典型判例及评注


[案例P]“立体贺年卡”侵犯外观设计专利权纠纷


原告享有名为“立体贺年卡”的外观设计专利权，被告制造、销售一种“立体日历”，一审法院认为根据《国际外观设计分类表》，贺卡和日历同属于一大类，但是分属19-01、19-03两个不同的小类，二者不能进行比较，因此被控侵权产品不构成侵权。这其实就是上述观点在实践中的典型反映，其理论基础来自WIPO教程中有关该问题的强调，保护范围不可太宽，外观设计是用于物品的，保护应该限于设计人原来设想使用该设计的物品。


这可以防止设计人以后将该设计用于他人开发的新用途。这一限制允许其他公司对已知外观设计开发新的用途并进行使用，公众无需害怕侵犯以前已经授予的权利，结果对公众是有利的。


不过，这一观点在“立体贺年卡”案二审中遭到了质疑，二审法官一致认为：原告的专利产品与被控产品，虽然根据《国际外观设计分类表》的划分不在同一个小类之中，但是在消费者眼中，二者是同一类或同一种产品，这两种产品都是在元旦、春节时出售的商品，一般都在同一个柜台出售，都起着恭贺新年的作用，消费者很容易把二者混淆起来。


之后，法院对此问题总结认为：现行侵权判定标准是以鉴别性为出发点，以一般消费者为判断主体，就决定了相同或类似产品的判定标准，应当从市场实际出发，根据产品的性能、用途、消费者的消费习惯等因素综合判断，而不能仅机械地使用《国际外观设计分类表》。


评注：现行侵权判定标准是以鉴别性为出发点，  以一般消费者为判断主体，这决定了相同或类似产品的判定标准，应当从市场实际出发，根据产品的性能、用途、消费者的消费习惯等因素综合判断，而不能仅机械地使用《国际外观设计分类表》。


[案例2]张诚诉上海西西实业有限公司席业分公司侵犯外观设计专利权纠纷案


原审法院认为，根据我国专利法规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。判定是否构成外观设计专利侵权，应先行审查被控侵权产品与专利产品是否属于同类产品。而判定同类产品应当参照国际外观设计分类表有关商品的分类，并结合商品的用途、功能进行综合判断。


从国际外观设计分类表看，本案郑诚外观设计专利申请的是木纤维编织物(2)，属纺织品、人造或天然材料片材大类中的纺织纤维制品类( 05-05)，而被控侵权产品是席子，属家具大类中的地毯、席子、小地毯类( 06-11)，两者属于不同大类的产品。从产品的功能与用途上看，郑诚申请的木纤维编织物属于片材类，该片材具有透气、凉爽等特点，适宜制作席子、枕巾、沙发垫等夏季用品。而被控侵权产品为席子，与郑诚专利产品在功能和用途上都不相同。


二审法院认为，根据 2000专利法第56 条第2款规定：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。”由此可见我国外观设计专利保护的是特定产品上的特定外观设计，根据专利审查指南的解释，上面所述的特定产品与特定外观设计是指与外观设计专利相同产品或者相近似产品上的相同或者相近似的外观设计。


所谓的相同产品一般指产品的用途和功能上完全相同。同样根据专利审查的解释所谓的相似产品一般指产品的用途相同但具体功能有所不同。因此相同或相似产品的认定应以产品的用途与功能来进行判定，不是以产品的类别作为依据，产品的类别、产品的名称、产品的销售和实际使用情况可以作为产品用途的参考。


本案外观设计专利产品名称是一种木纤维编织物，其分类号为05-05，属纺织纤维制品，根据本案专利照片，专利简要说明记载的内容显示，专利产品属平面产品，其图案属四方连续，且简要说明中未对平面产品的单元图案四方连续有无限定边界的情况作出说明，因此可以认定专利产品为有限定边界的平面产品。


根据专利产品使用的材料和编织方法，并结合专利照片可确定专利产品具有透气、凉爽的功能，其用途可作为夏季用品中的席子、坐垫等。本案被控侵权产品，也是一种席子且与专利产品所使用的材料相同，均为人工合成编织物。


虽然专利产品除席子以外还具有其它用途，但根据专利审查指南的规定，这并不影响认定两者用途相同，因此可以认定本案专利产品与本案被控侵权产品属于相同或相似产品。原审法院以两者属不同类别的产品不予比对不当。


评注：本案中，产品的用途和功能是法院判断产品相同或者相似性的依据。2006 年的《审查指南》取消了将产品功能作为判断产品相同或者相似过程中的决定性作用，“相近类别的产品是指用途相近的产品。例如，玩具和小摆设的用途是相近的，两者属于相近类别的产品。


应当注意的是，当产品具有多种用途时，如果其中部分用途相同，而其他用途不同，则二者应属于相近类别的产品。如带MP3的手表和手表都具有计时的用途，二者属于相近类别的产品。易拉罐和罐贴上的图案、色彩设计都具有对产品的标识作用，易拉罐和罐贴属于相近类别的产品。”


三、相同或相近类别产品的判断


从目前的研究状况来看，对于相同或相近类别产品的判断，学界主流的观点是参照《国际外观设计分类表》，同时结合产品的功能、用途等综合因素来判断是否属于相同或相近种类产品。在外观设计专利侵权案件中，侵权产品上并不会表明该产品属于《国际外观设计分类表》中的哪一类，如果原告强制性将侵权产品做一个分类，被控侵权人也不一定同意。


在司法实践中，应当依据当事人提供的证据，按照被控侵权产品和外观设计专利产品的商品分类规律和习惯，根据产品销售和消费者实际使用的情况，并参考外观设计的简要说明，来确定两者是否属于相同或者相近种类产品，《国际外观设计分类表》只能作参考因素之一，而不能成为判断产品是否属于同类或者类似的依据。


这主要是因为，随着现代社会科技的发展，产品的用途日益翻新，新产品也不断涌现，外观设计专利产品分类表具有天然的滞后性，且外观设计专利产品分类表是行政管理的需要，对司法判断本无必然的约束力。


因此，认定被控侵权产品与外观设计专利产品是否为相同或相近种类产品时，应从以下几方面综合考量：


(1)参照《国际外观设计分类表》；


(2)考虑消费者的消费习惯，考虑其是否会对这些产品产生混淆；


(3)结合产品的性能、用途、原料、形状以及消费渠道等综合考虑；


(4)从举证角度，当事人可以将《国际外观设计分类表》作为证明产品是否同类或者类似的证据。


同时由于产品种类在不断更新、发展，市场交易状况也不断变化，同类或者类似产品的判断也会有所变化，以致具有个案的特殊性。因此，如果当事人确有证据证明关于商品是否同类的情况与《国际外观设计分类表》不一致时，则应综合当事人的证据进行判断。在当事人无异议的情况下可以根据分类表判定产品的相同和相似。


一般说来，分类表中同一小类中的具体分类号相同的产品，可以认定为相同产品，同一小类中的产品，甚至同一大类中不同小类的产品可能认定为相似产品。但当事人有异议时，应根据产品的具体用途确定产品是否相同或者相似。


四、“用途”与“功能”的关系


界定用途必定涉及另一概念，即产品的功能。例如，钟表可以分为手表、怀表、座钟、挂钟等。这几种钟表的用途是相同的，都是用于计时的，但手表戴在手上，怀表揣在怀里，座钟放在台面上，挂钟挂在墙上，其功能各不相同。


因此，手表、怀表、座钟、挂钟是不同的物品。但是，由于它们用途相同，因而属于相同类别的产品。《专利审查指南》规定的用途与功能是两个层次的概念：一个是若于产品共有的类别用途，一个是具体产品的具体用途，具体产品的用途也被称作产品的功能。


例如，笔类产品包括圆珠笔、钢笔、铅笔等等，它们的类别用途就是用来书写，也就是说书写是《专利审查指南》中所指笔这类产品的用途，而圆珠笔、钢笔、铅笔的具体用途则是各自有区别的，也就是它们的功能是有区别的。



了解专利律师服务范围  ：http://www.0755lvs.cn/zhuanlizhishi/