专利侵权行为中同样产品的认定

同样产品，是指被诉侵权产品与实施新产品制造方法直接得到的原始产品的形状、结构或成份等无实质性差异。


是否属于同样产品，应由权利人举证证明。


根据专利法第61 条的规定，专利权人主张适用举证责任倒置制度，需要满足两个条件：一是涉案专利方法为“新产品”的制造方法；二是被控侵权产品与依据专利方法所直接获得的产品属于同样产品。本条主要涉及“同样”的相关问题，包括“同样产品”的比对对象、认定标准及举证责任的分配与转移。


一、关于比对对象的理解


顾名思义，“同样”应当是指多个事物经比对后相同，因此，讨论是否同样时，必然需要两个以上事物的存在。在侵犯方法专利纠纷案件中，同样产品比对的对象应当是指被控侵权产品与依照专利方法所直接获得的产品。


显然，被控侵权产品与依照专利方法所直接获得的产品二者中，被控侵权产品是相对固定的，因此，在确定是否属于同样产品的比对对象时，难点主要集中于何为依照专利方法所直接获得的产品。


申请再审人石家庄制药集团欧意药业有限公司（简称欧意公司）与被申请人张喜田、二审上诉人石家庄制药集团华盛制药有限公司（简称华盛公司）、石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司（简称中奇公司）、一审被告吉林省玉顺堂药业有限公司（简称玉顺堂公司）侵犯发明专利权纠纷案（简称欧意公司再审案）：


2000 年 2月21日，张喜田申请了名称为“氨氯地平对映体的拆分”发明专利（以下简称涉案专利），2003 年 1月29日被授予专利权。涉案专利公开了制造左旋氨氯地平的方法，由左旋氨氯地平可进一步制得马来酸左旋氨氯地平、苯磺酸左旋氨氯地平等下游产品。


马来酸左旋氨氯地平和马来酸左旋氨氯地平片新药由中奇公司研发，马来酸左旋氨氯地平（原料药）由华盛公司生产，马来酸左旋氨氯地平片（终端产品，商品名“玄宁”）由欧意公司生产并销售。2005 年 2月，张喜田提起诉讼，请求判令中奇公司、华盛公司、欧意公司、玉顺堂公司承担侵犯涉案专利权责任。


吉林省长春市中级人民法院一审认为，目前国内市场上只有原告生产的苯磺酸左旋氨氯地平及其片荆，以及欧意公司生产酌马来酸左旋氨氯地平及其片剂，而原告产品的上市时间早于欧意公司产品。


原告的左旋氨氯地平产品于2001 年 5月被原国家经济贸易委员会认定为2001 年度国家重点新产品，2001 年 6月被原国家经济贸易委员会评为“九五”国家技术创新优秀项目奖，被告虽然认为原告的产品不是新产品，但是未提供充分的证据反驳。因此，涉案专利应为新产品的制造方法专利。中奇公司、华盛公司、欧意公司未能证明其产品制造方法不同于涉案专利方法，应依法承担相应的侵权责任。


吉林省高级人民法院二审对中奇公司等关于涉案专利不属于新产品制造方法专利的主张不予支持，维持了一审判决。欧意公司不服二审判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院在再审中明确了原告在涉及新产品制造方法专利的侵权纠纷中的举证责任和新产品的认定问题，判决驳回了张喜田的诉讼请求。


最高人民法院再审认为：依照涉案专利方法直接获得的产品是“结合一个DMSO-d6的(S)-(-)-氨氯地平的D-酒石酸盐”，或“结合一个DMSO-d6的(R)-(+)-氨氯地平的L-酒石酸盐”，其中前者即为制造左旋氨氯地平的中间产物，而非左旋氨氯地平本身；而后者即为制造右旋氨氯地平的中间产物，亦非右旋氨氯地平本身。


由于在涉案专利的申请日之前，上述中间产物并未为国内外公众所知悉，可以认定依照涉案专利方法直接获得的产品是新产品，涉案专利属于新产品制造方法专利。虽然涉案专利是一项新产品制造方法专利，但要由被诉侵权人中奇公司、华盛公司、欧意公司承担证明其产品制造方法不同于专利方法的举证责任，还须由权利人张喜田证明被诉侵权人制造的产品与依照专利方法直接获得的产品属于同样的产品。


张喜田提供的证据虽然能够证明华盛公司、欧意公司制造了马来酸左旋氨氯地平及其片剂，并且马来酸左旋氨氯地平的制造须以左旋氨氯地平为原料，但张喜田并没有提供证据证明华盛公司、欧意公司在制造马来酸左旋氨氯地平及其片剂时。


也制造了“结合一个DMSO-d6的(S) -(-) -氨氯地平的D-酒石酸盐”中间产物，因此，张喜田提供的证据并不足以证明华盛公司、欧意公司制造的产品与依照涉案专利方法直接获得的产品属于同样的产品，本案不应由华盛公司、欧意公司承担证明其产品制造方法不同于专利方法的举证责任。


本案中，最高人民法院显然将依照方法所获得产品局限于“初始产品”，即按照方法专利权利要求所示步骤之最后一步骤所获得产品，具体到本案即“结合一个DMSO-d6的(S)-(-)-氨氯地平的D-酒石酸盐”，或“结合一个DMSO-d6的(R)(+)氨氯地平的L-酒石酸盐”；而本案中被控侵权产品为“马来酸左旋氨氯地平及其片剂”。


而依照涉案专利方法所直接获得的“结合一个DMSO-d6的(S) -（-）-氨氯地平的D-酒石酸盐”仅为制造被控侵权产品。即左旋氨氯地平的中间产物，而非左旋氨氯地平本身。最高人民法院的上述认定与2009 年司法解释的规定相吻合的，从本指南第101 条及第101 条的相关解析中，我们可以发现，最高人民法院在确定一项产品是否属于“依照专利方法直接获得的产品”以及“新产品”时，同样仅局限于“初始产品”，可见，最高人民法院在对待“依照专利方法直接获得的产品”、“新产品”以及“同样产品”时，采取了完全相同的标准。


然而需要注意的是，采取完全相同的标准判断一项产品是否属于“依照专利方法直接获得的产品”、“新产品”以及“依照专利方法直接获得的产品”与被控侵权产品是否属于“同样产品”，对专利权人而言所产生的影响并非完全相同。


首先，将方法专利的保护范围扩展至“依照专利方法所直接获得的产品”，相当于将专利权人的权利保护范围做了相应的扩展，因此，在判断一项产品是否属于“依照专利方法所直接获得的产品”时，将“依照专利方法所直接获得的产品”局限于“初始产品”，相较于扩展至“中间产品”，即对初始产品进行再加工、处理后所获得的物理、化学性能未发生实质性变化的产品，专利权人依据专利方法所获得的专利权的保护范围当然为窄。


其次，“新产品”是举证责任倒置制度中的一个特定概念，对于专利权人而言，其证明依据专利方法所直接获得的产品为“新产品”是适用举证责任倒置制度的必要条件；但对于被控侵权人而言，提供证据证明依据专利方法所直接获得的产品并非为“新产品”，是其主张其不应当承担相应的举证责任，进而导致专利权人无法获得其行为是否构成侵犯涉案专利权的证据而获得胜诉的一项主要的防卫手段。


因此，在确定依据专利方法所直接获得的产品是否为“新产品”时，“依据专利方法所直接获得的产品”所延及的产品范围越广，专利权人主张依据专利方法所直接获得的产品为“新产品”的难度越大。


最后，“同样产品”也是举证责任倒置制度中的一个特定概念。专利权人主张适用举证责任倒置制度，其必须同时满足两个条件，即涉案专利方法为“新产品”的制造方法以及被控侵权产品与依据专利方法所直接获得的产品属于同样产品。


如上所述，在确定“新产品”范围时，其范围越大，专利权人就越难以提供证据证明依据专利方法所直接获得的产品为“新产品”，原因在于“新产品”的要件实质上为适用举证责任倒置制度的否定性要件。


而“同样产品”实质上为适用举证责任倒置制度的肯定性要件，因此，在确定依据方法专利所直接获得的产品与被控侵权产品是否为同样产品时，界定一项产品是否为“依据方法专利所直接获得的产品”的范围越广，认定依据方法专利所直接获得的产品与被控侵权产品属于同样产品的可能性越大，对于专利权人而言就越有利。


可见，判断一项产品是否属于“依照专利方法直接获得的产品”以及“依照专利方法直接获得的产品”与被控侵权产品是否属于“同样产品”的事实基础在于“依照专利方法直接获得的产品”的认定。在适用“方法延及产品”保护及确定“依照专利方法直接获得的产品”与被控侵权产品是否属于“同样产品”时，“依照专利方法直接获得的产品”的范围越大，对专利权人越为有利；而判断“依照专利方法直接获得的产品”是否属于“新产品”时，“依照专利方法直接获得的产品”的范围越大，对专利权人就越为不利。


同时，我们注意到，判断一项产品是否属于“依照专利方法直接获得的产品”，其为“方法延及产品”保护制度的具体内容，本身属于专利权人权利范畴的问题；而判断“依照专利方法直接获得的产品”是否属于“新产品”以及其与被控侵权产品是否属于“同样产品”，这是适用举证责任倒置制度的前提，而举证责任倒置制度本身亦在于减轻专利权人的举证责任，保护专利权人的利益。


考虑到专利制度的价值并非一味地保护专利权人的利益，保护专利权人的利益仅为专利制度最终价值一促进社会经济发展的一种手段而已；而且专利权人之所以能够获得垄断性的专利权，其原因亦在于专利权人的创造性贡献，因此为确保专利制度之价值的实现，我们在设计专利制度时，应当尽量保证专利权人所获得回报或奖励与其对社会的贡献相适应，以实现专利权人利益与社会公众利益之间的平衡。


基于上述考虑，此次本指南的制定过程中，鉴于本指南第101 条将“依照专利方法直接获得的产品”扩展至“中间产品”，即对初始产品再加工、处理后，其物理、化学性能未发生实质性变化的产品，其实际上是扩大了专利权人的权利范围。


因此，为平衡专利权人利益与社会公众利益，我们在确定依照方法专利所直接获得的产品与被控侵权产品是否属于“同样产品”时，将与被控侵权产品比对的对象——“依照方法专利所直接获得的产品”限定为“新产品制造方法直接得到的原始产品”，即“初始产品”，而未扩展至“中间产品”。


当然，将判断依照方法专利所直接获得的产品与被控侵权产品是否属于“同样产品”中与被控侵权产品的比对对象——“依照方法专利所直接获得的产品”限定为“新产品制造方法直接得到的原始产品”可能存在一定的问题，如有学者指出的：“当专利方法制造的‘新产品’不是最终产品，而是‘中间产物’时，要求原告证明被告生产过程中产生相同的‘中间产物’以满足‘同样产品，这一条件，很多情况下等同于要求原告进入被告生产现场去获取‘中间产物’的证据。


然而，正是为了避免此种不合理、也不现实的取证要求，专利法第61 条才设置了举证责任倒置制度。而且，如果第三人使用了专利方法后，通过‘使用’依照专利方法直接获得的产品经过几个无关紧要的工艺步骤‘修饰’一下就可以免于举证责任倒置的法律风险的话，专利法第61 条给予方法专利权人的证据性‘延伸保护’就形同虚设，尽管第三人的生产过程包含了该方法专利权利要求的全部技术特征。”对此，我们认为此种担忧未免有些杞人忧天。


首先，如上所述，本指南第101 条已经将“依照专利方法直接获得的产品”扩展至“中闻产品”，从而实际上扩大了专利权人的权利范围，亦在一定程度上减轻了专利权人的举证责任。


其次，虽然适用举证责任倒置制度需要满足涉案专利方法为“新产品”的制造方法以及被控侵权产品与依据专利方法所直接获得的产品属于同样产品两个条件，但是，在专利权人能够提交证据证明涉案专利方法为“新产品”的方法及被控侵权产品具有极大可能与依照该专利方法所直接获得的产品属于同样产品的情况下，专利权人完全可以启动证据保全程序或申请法院调取相应的证据以固定被侵权行为，即法律已经另行给专利权人设置了其它救济渠道维护其权利，故我们认为尚无必要在比对同样产品时将“依照方法专利所直接获得的产品”的范围扩大至“中间产品”的程度。


二、同样产品的认定标准


确定比对对象后，人民法院另外需要解决的问题是界定“同样产品”应当采取何种标准，即如何判断依照方法专利所直接获得的产品与被控侵权产品是否为同样产品。
根据专利法第59 条的规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。”


常而言，侵犯产品专利权纠纷案件中，产品专利的权利要求中一般会明确记载涉案专利所请求保护对象的全部技术特征，其权利范围相对清晰。在确定被控侵权行为是否落入涉案专利保护范围，进而认定是否构成侵犯涉案专利权时，人民法院仅需将被控侵权产品与涉案专利权利要求所记载的特征进行比对即可。


若被控侵权行为所采用的技术方案包含了与权利要求记载的全部技术特征相同的对应技术特征，则构成相同侵权；在不构成相同侵权的情况下，若被诉侵权技术方案有一个或者一个以上技术特征与权利要求中的相应技术特征从字面上看不相同，但是上述特征属于与权利要求所记载的技术特征以基本相同的手段、实现基本相同的功能、达到基本相同的效果、并且所属技术领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够想到的技术特征盼，应当认定构成等同侵权；若既不构成相同侵权，亦不构成等同侵权，则被控侵权行为未落入涉案专利的保护范围，不构成侵犯专利权的行为。


然而，在方法专利权纠劲案件中，方法专利的权利要求记载为相应的步骤或程序，除产品与其制备方法分别作为独立权要求共同申请专利的，较少相应产品技术特征的记载。而专利法对说饞书的实质性要求仅限于“充分公开”，而“充分公开”的判断标准为“本领域技术人员能够实现”，因此，只要说明书的记载能够满足本领域技术人员能够实现涉案专利权利要求所记载的技术方案 即满足“本领域技术人员能够实现”显然并不必详细记载方法专利所直接获得产品的技术特征。


可见，方法专利中不但权利要求中不会记载依照该专利方法所直接获得产品详细技术特征，甚至在涉案专利的说明书中亦可能缺乏相应产品详细技术特征的记载。因此，产品专利案件中用于判定是否构成侵权的相关规则，在方法专利侵权案件中一般难以适用。


在广东冠豪高新技术股份有限公司（简称冠豪公司）与东莞市天盛特种纸制品有限公司（简称天盛公司）侵犯专利权纠纷案（简称冠豪案）中，涉案专利名称为“防伪纤维无碳复写纸及其生产方法”，其专利权人为冠豪公司。在确定依照专利方法直接获得产品与被控侵权产品是否为同样产品时，冠豪公司主张根据产品的外在特征、功能和用途等认定被控侵权产品与涉案专利产品是同样产品。


法院经审查后认为，产品的外在特征、功能和用途等仅是产品的部分特征，具有相同外在特征、功能和用途的产品并不必然是同样产品。因此，冠豪公司现有证据不能证明被控侵权产品与专利产品相同。


法院的上述认定显然是正确的，原因在于特定功能、用途的实现可以通过不同的技术方案来实现，不同的技术方案显然会包含不同的技术特征。然而，一件具体的实物产品包含了无穷多个“技术特征”。


在判断依照方法专利所直接获得的产品与被控侵权产品是否为同样产品时，若采用专利授权确权程序中新颖性标准，既要求相应的技术特征一一对应，或者特定特征属于惯用技术手段的直接替换，显然在实践中很难想象专利权人能够确切地证明“无穷多”技术特征的一一对应；若采用专利授权确权程序中创造性标准，即相应的区别技术特征对于本领域技术人员而言是否显而易见，由于判断主体的差异，实践中亦难以操作。


对此，我们认为“同样产品”的认定与专利确权授权程序中新颖性及创造性的判断，本质上属于不同的问题。新颖性与创造性的判断属于不同技术方案之间的比对，其技术特征清晰、易界定。在判断是否具备性新颖性时一般将涉案申请或专利划分为多个技术特征，然后与现有技术一一比对即可；而判断是否具备创造性的方法一般为先确定最接近的现有技术，然后比较涉案申请或专利与现有技术的区别技术特征，最后判断上述区别技术特征对于本领域技术人员而言是否显而易见。


而“同样产品”的认定属于产品实物之间的比对，其技术特征众多，在判断是否同样时显然不能不分巨细地将所有的技术特征均一一进行比对，然后再行确定技术特征是否相同或显而易见。因此，本指南中采取了“被诉侵权产品与实施新产品制造方法直接得到的原始产品的形状、结构或成份等无实质性差异”的标准。至于如何确定是否属于“实质性差异”，由于个案情况的不同，显然难以确定统一的标准，而应当在具体案件中予以具体分析。


三、举证责任的分配


“谁主张，谁举证”是我国民事诉讼的基本原则，为保证法律的权威性与稳定性，原则的例外必须由同位阶法律的明确规定。专利法所规定的举证责任倒置仅为专利权人证明涉案专利方法为“新产品”的制造方法及被控侵权产品与依据专利方法所直接获得的产品属于同样产品的基础上，由被控侵权人承担证明其制造被控产品所使用的方法与涉案专利方法不同的责任。因此，对是否为同样产品的证明责任显然应当由专利权人承担。上述冠豪案中举证责任的分配显然适用了上述规则。


在申请再审人石家庄制药集团欧意药业有限公司（简称欧意公司）与被申请人张喜田、二审上诉人石家庄制药集团华盛制药有限公司（简称华盛公司）、石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司（简称中奇公司）、一审被告吉林省玉顺堂药业有限公司（简称玉顺堂公司）侵犯发明专利权纠纷案（简称欧意公司再审案）中，最高人民法院同样明确了上述规则。


最高人民法院认为：虽然涉案专利是一项新产品制造方法专利，但要由被诉侵权人中奇公司、华盛公司、欧意公司承担证明其产品制造方法不同于专利方法的举证责任，还须由权利人张喜田证明被诉侵权人制造的产品与依照专利方法直接获得的产品属于同样的产品。


张喜田提供的证据虽然能够证明华盛公司、欧意公司制造了马来酸左旋氨氯地平及其片剂，并且马来酸左旋氨氯地平的制造须以左旋氨氯地平为原料，但张喜田并没有提供证据证明华盛公司、欧意公司在制造马来酸左旋氨氯地平及其片剂时，也制造了“结合一个DMSO-d6的(S)-(-)-氨氯地平的D-酒石酸盐”中间产物，因此，张喜田提供的证据并不足以证明华盛公司、欧意公司制造的产品与依照涉案专利方法直接获得的产品属于同样的产品，本案不应由华盛公司、欧意公司承担证明其产品制造方法不同于专利方法的举证责任。


实际上，证明依照方法所直接获得的产品与被控侵权产品是否属于同样产品，在比对对象及判断标准明确后，专利权人仅需将依照方法所直接获得的产品与被控侵权产品具体分析，判断其形状、结构或成份等有无“实质性差异”即可，而该判断通常会适用民事证据规则的“高度盖然性标准”。


至于具体分析形式可以采取自行制作分析报告、单方委托鉴定或申请法院组织鉴定等多种形式。需要说明的是，对于单方委托的鉴定结论，由于利益关系的问题，在被控侵权人明确提出异议的情况下，法院一般不会采信。然而，单方的鉴定结论并非毫无意义，首先，被控侵权人没有提出异议时，上述鉴定结论是可以被采信的；其次，即便被控侵权人明确提出异议，上述鉴定结论亦可以作为初步证据或法官进行自由心证的重要参考。



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