其他专利侵权行为中用途发明专利的侵权认定

对于用途发明专利，权利人应证明被诉侵权人制造、使用、销售、许诺销售、进口被诉侵权产品系用于该专利的特定用途。


众所周知，按照性质划分，权利要求有两种基本类型，即物的权利要求和活动的权利要求，或者简单地称为产品权利要求和方法权利要求。第一种基本类型的权利要求包括人类技术生产的物（产品、设备）；第二种基本类型的权利要求包括有时间过程要素的活动（方法、用途）。


属于物的权利要求有物品、物质、材料、工具、装置、设备等权利要求；属于活动的权利要求有制造方法、使用方法、通讯方法、处理方法等权利要求。而将产品用于特定用途即属于方法专利权要求中一种特定的类型，其本质上属于一种使用方法，即对某种已知物品的一种新的应用方式，其能够成为专利法保护对象，进而获得专利权的原因在于该种特定用途产生了某种积极的技术效果或社会效果，其中该方法所涉及的产品本身的成分、性能、结构等较之已知物品并未发生实质性变化。


在类型上区分权利要求的目的是为了确定权利要求的保护范围。通常情况下，在确定权利要求的保护范围时，权利要求中的所有特征均应当予以考虑，而每一个特征的实际限定作用应当最终体现在该权利要求所要求保护的主题上。当发明涉及某一产品的特定用途时，发明人中请专利时所能够选择的类型并非单一，主要包括以下三种类型：用途限定产品权利要求，如用于抗病毒的化合物X;新产品权利要求及其用途方法权利要求；已知物质的用途权利要求。


对于第一种类型的涉及用途的产品权利要求而言，其中用途特征对保护范围的确定是否具备限定作用，在本指南第21 条部分已经明确，此处不再赘述。对新产品及其用途发明权利要求，其包括产品专利权利要求与方法权利要求两个相互独立的权利要求，其保护范围应当分别予以界定，但是考虑到其中产品权利要求的保护范围远大于其中的用途权利要求，且专利权人以产品权利要求进行维权，能够避免以用途权利要求进行维权的取证难等问题，维权成功的几率更高，因此，此类权利要求中，专利权人一般以产品权利要求为主进行维权。


因此，本指南在确定用途权利要求的侵权认定规则时主要关注了第三种情形。在第三种情形中，主要需要解决以下两个问题，即用途权利要求的保护范围以及涉用途权利要求时举证责任的分配问题。


关于用途权利要求的保护范围，我们需要强调以下两个问题：


首先，依照专利法第11 条的规定：“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外。任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。”


即专利法对方法专利提供了“方法延及产品”的保护，但是如我们在本指南第100 条解析中所示，“方法延及产品”的保护要求依据专利方法能够制造出相应的产品，其涉及依据涉案专利方法直接获得的产品的使用、销售、许诺销售及进口行为；而用途权利要求保护的对象为对已知物品的新的使用方法，其并不涉及依据该方法获得产品的问题。


因此“方法延及产品”的保护对的保护规定仅限于产品制造加工方法，用途权利要求其保护范围仅限于依据涉案权利要求所示的对特定物品的特定使用，即仅限于特定用途的“使用行为”，并涉及“方法延及产品”保护的问题。


其次，针对医药用途的发明专利，参照我国《专利审查指南 2010》第二部分第十章第4.5.2节的规定：物质的医药用途如果以“用于治病”、“用于诊断病”、“作为药物的应用”等等这样的权利要求申请专利，则属于专利法第25 条第1款第（三）项“疾病的诊断和治疗方法”，因此不能被授予专利权；但是由于药品及其制备方法均可依法授予专利权，因此物质的医药用途发明以药品权利要求或者例如“在制药中的应用”、“在制备治疗某病的药物中的应用”等等属于制药方法类型的用途权利要求申请专利，则不属于专利法第25 条第l款第3 项规定的情形。


上述的属于制药方法类型的用途权利要求可撰写成例如“化合物 x作为制备治疗Y病药物的应用”或与此类似的形式。


即，在我国的医药用途发明仅能撰写为药品制备方法的权利要求。此与欧洲专利局的相关规定存在不同。同时，在欧洲其对于药品的第一用途与第二用途的专利保护范围是不同的。“根据欧洲专利局审查指南的规定，第一医药用途专利具有较宽的保护范围。


为了获得专利权，专利权人需要在说明书中写明采用物质x 来治疗何种疾病及其治疗效果，但是第一医药用途专利的保护范围不仅仅限于采用物质x 来治疗该种疾病，只要是为了疾病治疗目的而生产、销售该物质，就构成了侵权行为，即使用该物质来治疗的疾病不同于专利说明书中记载的疾病也仍然如此。


欧洲专利局认为第一医药用途发明的贡献在于发现一种已知物质具有医药用途，因此所提供的专利保护就是禁止他人将这种物质用于医药用途，而不论将它用于治疗何种疾病。”考虑到用途发明主要涉及医药领域及我国医药产业的发展水平，我们认为没有必要将专利权人已经明确限定的特定疾病的用途扩展至所有的疾病的治疗，因此，本指南规定，只有专利权人能够证明被控侵权人的行为是将相应的产品用于涉案专利所请求保护的用途时方构成侵权行为，即其保护范围限于权利要求限定的“特定用途”。


另一个需要明确的问题是在用途发明专利中举证责任的分配问题。根据专利法第61 条的规定：“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。”此条规定了我们通常所称的“举证责任倒置”制度。从上述规定可以发现，该制度仅适用于“产品的制造方法”的发明专利，而不涉及用途专利等使用方法专利。


上述规定并非法律规定的漏洞，首先，举证责任制度倒置的前提是涉案专利涉及新产品，基于涉案产品为“新”，理论上而言在涉案专利方法公开之前不应存在制造涉案产品的方法，故要求被控侵权人提交不同于专利方法的其他制造方法。而使用方法并不涉及新产品的问题，并无适用举证责任倒置制度的大前提。


其次，用途专利更多涉及医药领域，如上所述对其提供保护的原因在于其发现了已知产品的新的用途，该用途具有积极的技术效果或社会效果，然而，这种发现可能是偶然的（如“万艾可”治疗性功能障碍的作用），也可能是通过大量的实验，经过反复的比对、甄别后发现的。


无论是偶然发现，还是经过反复实验后的发现，其实质上仅为劳动后产生的后果，不属于“创造”，其对社会的贡献有限。在此基础上，相较于因“创造”而给予专利法保护的发明，对用途专利提供较弱的保护，亦无不可。


因此，根据“谁主张，谁举证”为我国民事诉讼的基本原则，此次指南修订中明确将证明被控侵权人制造、使用、销售、许诺销售、进口被诉侵权产品系用于该专利的特定用途的证明责任，规定由专利权人承担。


需要说明的是，由于药品的特殊性，我国对其具有严格的管理规定，包括制造、销售等各个环节均有相应的审批制度，药品制造商或销售商必须向相应的政府主管机关提供详尽的申报资料，方可进行相应的行为；且出售的药品上一般亦会标注药品的相应用途，因此，在此类案件中，专利权人证明被控侵权人制造、销售相应产品用于特定目的是比较简单的。


而对于其他用途发明专利，可能确实存在举证困难的闯题，但是，上述困难的存在是可以预知的，从理性人的角度出发，专利权人既然选择了申请专利保护其发明的模式，即应当承担相应的风险。同时，法律同时规定了证据保全制度及调查取证制度，在专利权人能够提供初步证据的情况下，其完全可以启动上述程序，以固定相应的证据。


对于初步证据的判断，我们认为专利权人可以在申请专利时设置特定瑕疵等作为标记，此种特定标记同时可以作为法官进行自由心证的重要参考。


如在原告BASF 公司诉被告南通施壮化工有限公司（简称南通施壮公司）、北京阳光克劳沃生化技术有限公司（简称阳光克劳沃公司）侵犯专利权纠纷一案（简称BASF 案）中，以涉案专利方法所生产的产品含有三种特征性杂质。


法院最终认定：根据原告BASF公司及上海市农药研究所检测中心分别出具的检验报告，被告南通施壮公司生产、销售的涉案“垄鑫综合土壤消毒剂”产品中含有三种特征杂质，且杂质中的两个棉隆型杂环通过乙烯基桥相连。


被告南通施壮公司虽主张其在生产涉案产品时并未加入亚烷基二胺，而是通过使用十二烷基磺酸钠等其他助剂和改变反应器内部结构来制备棉隆颗粒剂，但其并未举证证明加入十二烷基磺酸钠等助剂会形成上述三种特征杂质，故对其上述抗辩主张不予采纳。


被告南通施壮公司还提出储存容器存在残留物、设备未彻底清洗等原因都可能导致杂质的残存。但其未能就此进一步举证证明。


故法院院认定，被告南通施壮公司生产、销售的涉案“垄鑫综合土壤消毒剂”产品使用了与涉案专利方法基本相同的方法，侵犯了涉案专利权，被告南通施壮公司应就此承担停止侵权、赔偿损失及诉讼合理支出的法律责任。



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