专利共同侵权行为的认定

两人以上共同实施专利法第十一条规定的行为，或者两人以上相互分工协作，共同实施专利法第十一条规定的行为的，构成共同侵权。


一、概述


专利法中的共同侵权就是共同侵犯专利权，即两人以上共同实施或者两人以上相互分工协作，共同实施侵犯他人专利权的行为。


从本质上讲，专利权属于民事权利，因此，传统民法的基本理论也同样适用于专利法领域，以本条的专利共同侵权为例，其规定就受到了传统民法中的侵权法理论及规定的影响，专利共同侵权的理论基础就是我国民法及侵权责任法中的共同侵权理论。


（一）民法中的共同侵权


民事侵权行为有多种分类标准，其中之一就是根据侵权主体的数量进行分类：由一个侵权主体实施的侵权行为被称为单独侵权，而由数个侵权主体共同实施的侵权行为则被称为共同侵权。


从民事立法上看，我国对于民事共同侵权的规定可以追溯到《民法通则》第130条的规定：


二人以上共同侵权造成他人损害的，应当承担连带责任。


2010 年施行的《中华人民共和国侵权责任法》第8 条对于共同侵权的定义基本沿袭了《民法通则》的规定：


二人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，应当承担连带责任。


上述共同侵权民事立法条文界定了共同侵权的责任构成，譬如主体具有复数性、共同行为（“二人以上共同实施侵权行为”）、共同损害（“造成他人损害”）及共同责任（“连带责任”）、侵权行为与损害后果之间的具有因果关系等。然而，在法条字面涵义之外，共同侵权责任构成还需要一个根本要件——共同过错，即各行为人具有主观上共同侵权的意思联络才能构成共同侵权。


（二）专利法中的共同侵权


作为上位法的《侵权责任法》仅对共同侵权行为作了原则性的规定，共同侵权认定的具体规定则由各部门法进行。在这一理念下，我们对共同侵权行为在专利领域进行了细化，即“两人以上共同实施专利法第1 1 条规定的行为，或者两人以上相互分工协作，共同实施专利法第1 1 条规定的行为的，构成共同侵权”。


（三）美国司法实践的启示


美国专利法第271 条(a)款是关于侵犯专利权行为最为基本的规定，即：


除本法另有规定的之外，任何人未经许可在专利权的有效期限内在美国制造、使用、许诺销售、销售任何专利发明或者向美国进口任何专利发明的，构成侵犯该专利权的行为。


从语法上看，条文的主语“任何人”( whoever)在英文中是单数代词，条文的谓语是并列的动词。即“制造”、“使用”、“许诺销售”、“销售”、“进口”，与单数主语相一致，全部采用了后缀“s”的单数表述方式，即“makes”、“uses”、“offers to sell”、“sells”、“imports”，这种表述方式被认为确定了判断直接侵犯专利权行为的“单个当事人原则”。


该原则与“全部技术特征原则”相配合表达了这样的含义，即只有当单个行为人未经专利权人许可而进行的实施行为涵盖了权利要求中记载的全部技术特征时，才能认定构成直接侵犯专利权的行为。


由此产生的一个问题是：在美国，专利权人是否能够追究共同侵犯专利权的侵权责任？对此，美国专利法学者穆勒在《专利法》（第3 版）中指出：


一种越来越常见的现象是，一件要求保护商业方法的专利包括若干步骤。由于方法权利要求的撰写方式的原因，没有任何一个单独的实体能够履行该方法的全部步骤。也就是说，对该专利方法的“使用”会涉及多方实体的行为。这些实体可能完全互不相关，也可能仅仅是表面相关但却非常疏离。


那么，在这种情况下是否仍然存在直接侵权呢？


例如，BMC Resource，Inc.v. Paymentech，L.P. 案中的涉案专利要求保护的是一种在无需输入个人标识号码（Personal Iden緬cation Number，PIN）的情况下就可以刷借记卡或信用卡进行交易的方法。


该方法使得客户可以通过访问标准按键电话与借记卡或信用卡网络之间的一个界面来付账。该方法的实施涉及四个不同实体，每一实体都参与了对交易的执行以及授权，这四个实体就是，作为消费者支付对象的零售商、零售商的代理《如专利权人BMC Resource）、远程支付网络（如ATM 网络）、以及发行借琵卡或信用卡的金融机构。


BMC Resource针对Paymentech的一种支付服务处理器提起了诉讼，主张Paymentech的无PIN账单支付服务直接侵犯了BMC的方法专利权利要求。Paymentech作出回应，认为其不可能是直接侵权者，因其没有实施该专利方法的所有步骤，其也没有“与其他顾客及金融结构配合起来”执行该方法的所有步骤。


如前述，第271 条(a)款规定了在专利有效期内，“任何人”在美国境内未经许可“使用”专利发明创造当负直接侵权责任。那么，BMC Resource 案产生的确切问题是：什么样的人可被认为是法定的“任何人”？“任何人”是否仅限于实施了全部方法步骤的单一实体，某单一实体是否会因为参与了多方的共同行为而依据“共同侵权”理论被认为负有直接侵权责任？


对BMC Resource一案，联邦巡回上诉法院否决了“参与及共同行为”的标准，而是认为，仅在被控侵权者是“控制或知道”所有其他实体实施该方法步骤的有效“策划者”时，才在共同侵权的情况下存在直接侵权责任。


比方说，如果被控侵权人与其他实体签订了合同，要求其他实体执行专利方法的步骤，那么该被控侵权人就会被推定为“控制方”，并因此需要负担直接侵权责任；“不能仅仅为一方当事人以合约形式要求其他当事人来实施专利方法的步骤就可以规避其侵权责任。”


但是在本案中，实施专利方法步骤的各实体之间是非常疏离的，并且彼此之间是没有合约的。BMC所提供的、用来证明Paymentech和其他实体之间存在“某种关系”的证据，不足以产生有关Paymente曲是否控制或指导其他实体行为的重要事实问题。


鉴于此，联邦巡回上诉法院维持了地区法院作出的侵权不成立的简易判决。上诉法院得出的结论是，“在这种情形下，不论是金融机构、借记网络、还是支付服务供应商Paymentech，都不需要为其他方的行为负责”。


不久之后，联邦巡回上诉法院在Muniauction，Inc. U Thomson Corp.一案中再次确认了BMC Resource 案中的“控制或指导”标准，推翻了地区法院在陪审团审判后作出的判予专利权人77000000美元赔偿金的判决。


由此可见，在美国也可以追究共同侵犯专利权的多个当事人的侵权责任，但必须满足非常严格的条件。尹新天先生在其主编的《中国专利报告》中认为，美国认定共同侵犯专利权行为成立的条件的核心在于：


多个当事人中是否存在这样的一个当事人，他控制或知道了其他当事人的实施行为，以至于可以将其他当事人的实施行为统统归咎于进行控制或知道的那一当事人。其中，“归咎于某人”是最为实质性的要求，这一条件决定了并非只要多个当事人之间存在任何方式的“控制”或者“指导”关系就可以认定共同侵犯专利权行为成立，只有在当事人之间的关系达到能够“归咎于某人”的程度时才能得出这样的结论。


美国联邦巡回上诉法院有关判决给出了两种足以“归咎于某人”的典型情况：一是从法律上可以判断其中一个当事人是另一当事人的“代理人”；二是通过订立合同，使其中一个当事人承担了实施某种衙为的义务。在这两种情况下，某一当事人实际上都是将本来要由他自己进行的实施行为“外包”给另一当事人进行。


可以看出，由于在美国认定构成共同侵犯专利权行为需要满足上述严格条件，其结果与判断一般直接侵犯专利权行为采用的“单个当事人原则”并无二致。这表明，共同侵犯专利权行为在美国仅仅是一般直接侵犯专利权行为在相当特殊情况下的外延。


2014 年 6月2日，  美国最高法院 就Limelight Networks，Inc.v. Akamai Technologies，Inc 案做出判决，推翻了联邦巡回上诉法院(CAFC)全院庭审的判决。


涉案专利是一种对网站信息提供内容传递的方法。在传统技术中，网站的所有内容，包括网页超级链接指向的各种嵌入式对象（例如，文字、图片、多媒体，等等），都保存在内容提供商的本地计算机上。


一旦网站访问量过大，本地计算机响应访问请隶而传精网页嵌入式对象的速度就必然变得非常迟缓。为解决这一技术问题，涉案专利方法将网页的文字存放在内容提供商的服务器上，但将其他内容（如图片、视频、声音等等，称为嵌入式对象）存放在“内容传输网络”（Content Delivery Network，CDN）提供商的ghost宿主服务器上，ghost宿主服务器根据实际需要布置到不同的地域，由其存储网页嵌入式对象，并根据请求传递给用户。这样一来，内容提供商响应请求的负担就会大大降低。


该专利的方法权利要求的大部分步骤由CDN提供商执行，但其中一个步骤由内容提供商执行（即，给网页对象设置标签），然后，CDN提供商将设置有标签的对象复制到它的ghost宿主服务器上，之后可将访问请求导向CDN上存储的相应内容。


在该案中，原告是全球最大的CDN服务提供商，被告是其竞争对手。然而，被告并没有实施专利方法的全部步骤，而是交由其客户 网站给网页对象设置标签。但从文件传输的全过程来看，被告完成的步骤加上客户网站完成的步骤涵盖了专利方法的全部步骤，达到了完全相同的技术效果。


CAFC对本案进行全院审理后，以6比5的比例做出判决认为，在方法权利要求的各个步骤由多方执行的情况下，郎便俺们中间没有人单独构成直接侵权，如果被告促使或鼓励他人侵权，也可能需要承担诱导侵权的责任。CAFC 据此判决被告构成“诱导”侵权。然而。最高法院推翻了CAFC的判决，最高法院认为，诱导侵权必须以直接侵权为前提，对于需要执行一系列步骤的方法权利要求来说，专利权利人应通过展示某人执行了该方法的所有步骤来证明直接侵权。


本来，专利权利人需要找到执行权利要求所有步骤并因此构成直接侵权的单个实体。然而，随着互联网和分布式网络技术的发展，有些案件的权利要求的全部步骤并非由单个实体执行，在这样的案件中，多个实体协力合作来执行权利要求的全部步骤。


在这些“协力合作”的案件中，法院必须判断是否应将某些步骤的执行归咎于其他实体。


CAFC在BMC Resources 案中首次针对这个问题发表意见认为，诱导侵权成立的基础是有证据证明单个实体实施了直接侵权。直接侵权人必须自己执行方法权利要求中的所有步骤，或者通过“控制或指使”其他实体执行权利要求中的步骤来执行方法权利要求中的所有步骤。随后CAFC通过判决进一步澄清，“控制或指使”指的是被告充当所有侵权活动的“幕后操纵者”。


最高法院没有对CAFC在前例（如BMC Resources 案和Muniauction案）中创设的直接侵权规则是否正确发表意见，但认为，除非一个实体或有人在其控制下执行方法权莉要求的所有步骤，否则不会对该方法权利要求构成直接侵权。按照这个标准，由于没有任何一个公司执行Akamai方法权利要求的所有步骤，因此，不存在对Akamai方法专利的直接侵权。没有直接侵权，也就谈不上诱导侵权。


最高法院认为，当没有人实施直接侵权行为时，若容许诱导侵权的裁判空间，这将是难以操作的，并且将导致判例法引出两条不同的路线（直接侵权和诱导侵权）。最高法院还将此与帮助侵权进行类比，帮助侵权同样要求直接侵权人执行所有的步骤。


最高法院还指出，如果国会希望让自身不构成直接侵权的行为承担责任，它知道该如何去做。尽管最高法院认可了原告的担忧，即，想要侵权的人可以通过将方法步骤的执行在多个实体之间进行分工的方式来逃避责任，但是，最高法院不认为这种风险足以构成放松侵权标准的充分理由。


从体例上看，美国专利法第271条(a)款规定了直接侵权，271 条(b)款和(C)款分别规定了诱导侵权和帮助侵权。从上述分析可知，最高法院认为，诱导侵权和帮助侵权均以直接侵权为前提。直接侵权的规则是由CAFC 制定的，即，被告需证明有单个实体执行了方法权利要求的全部步骤，或者证明被告虽然没有执行完所有的步骤，但对其余步骤的执行施加了足够的控制或指使而应归咎于他。


二、专利共同侵权的认定标准


传统的民法理论认为，共同侵权行为也称共同过错、共同致人损害，是指数人基于共同过错而侵害他人的合法权益，依法应当承担连带赔偿责任的侵权行为。其特点包括主体的多人性、主观过错的共同性、行为的共同性、结果的同一性即责任的连带性。也就是说，共同侵权行为一般要求共同的过错、共同的行为及同一的结果。同样，专利共同侵权也需要符合同样的要件。


（一）共同过错


“传统民法中关于共同侵权认定的主观说和客观说的分歧深深地影响着共同侵犯专利权的认定。我国司法实践中曾一度流行客观说，侵权产品流动过程中的相关参与者均可能被认定为共同侵权，如侵权产品的制造者、销售者、使用者即使缺乏共同侵权的主观故意，仍可能构成共同侵权并承担共同责任。”


然而随着民法领域对于共同侵权认识的深入，共同侵权司法实践越来越倾向于采纳共同侵权主观说，即只有当数个侵权人主观上具有共同的过错时，才能够认定共同侵权。共同的过错包括主观故意或者过失。就专利共同侵权行为而言，需要两个以上的侵权人有侵犯他人专利权的共同故意或共同过失。


（二）共同行为


二人以上共同实施侵权行为具体是指专利法第1 1 条规定的行为。具体而言，对涉及发明和实用新型的产品专利来说，侵权行为是指未经专利权人许可亦无其他法律依据擅自制造、使甭、许诺销售、销售、进口其专利产品的行为；对方法专利来说，侵权行为是指未经专利权人许可亦无其他法律依据擅自使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品的行为；对于外观设计专利来说，侵权行为是指未经专利权人许可擅自制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品的行为。


共同侵犯专利权的行为表现为两种形式：一种为两人以上共同实施侵权行为，但各行为人之间并不存在分工协作，例如。数人共同实施了制造侵权产品的行为；另一种是在两人以上共同实施侵权行为过程中存在明确的分工协作，例如，两个以上的侵权人在制造侵犯他人专利权的产品方面存在分工、合作，甲设计图纸，乙负责制造。


我国专利法第11 条规定了多种侵犯专利权的行为，这些侵权行为往往存在所谓的上下游关系，譬如，处于上游的制造、进口行为，处于中间环节的许诺销售、销售行为，处乎终端环节的使甫行为。需要指出的是，共同侵犯专利权一般指的是多个侵权人共同实施同一种行为，例如，共同实施制造行为，而不是指多个侵权人分别实施不同的侵权行为，例如，虽然实施上游侵权行为（如制造）的行为人与处在下游侵权行为（如销售、使用）的行为人之间存在意思联络，但不属于本条所述的共同侵权。



虽然实践中法院出于案件审理的效率考虑，往往合并审理，作出一份裁判文书，但是不同侵权人并不应当承担连带责任。有学者认为，“需要注意的是，在认定上下游共同侵权时，不能仅仅因为上游侵权人处于侵权环节的上游，就使其同下游侵权人承担共同的侵权责任。这就是说，如果上游侵权人与下游侵权人没有共同侵权故意的，则不应由二者承担共同侵权责任，尤其是不应承担连带赔偿责任。


事实上，即使上游侵权人明知其提供的是侵权产品仍提供给下游侵权人的，如果下游侵权人是通过正常渠道或者说合法渠道取得该侵权产品且不知其取得的是侵权产品的，此时虽可以认定上游侵权人放纵下游侵权产品行为的发生，但尚不足以认定下游侵权人与上游侵权人具有共同侵权过错，也就不宜认定二者承担共同侵权的法律责任，更不能让二者承担连带赔偿责任。”我们同意这种观点。


（三）共同损害


共同侵犯专利权的行为都是对专利权的侵害。换句话说，侵权行为的客体是被侵犯的专利权。


《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释[ 2004] 20号）规定，“当事人双方恶意串通或者一方知道或者应当知道另一方侵害他人技术秘密仍与其订立或者履行合同的行为认定为共同侵权行为。”有一些人认为，该法律解释中规定的共同侵权行为的客体是被侵犯的技术秘密权，而非专利权，因此，其不属于专利的共同侵权。我们认为，这条规定虽然不是专门针对专利权，但对于认定专利共同侵权中的共同故意或过失仍不失借鉴意义。


三、拓展分析


（一）我国是否应该允许专利共同侵权的应用空间


专利间接侵权理论在我国已经争论多年。在立法层面上，专利法律法规没有任何关于“专利间接侵权”的规定。2000 年第二次修订专利法时，国家知识产权局向国务院提交的修改草案建议稿中，写入了禁止间接侵权的条款，后考虑到TRIPS 协议没有规定专利间接侵权，我国不宜提供超过TRIPS 协议标准的保护力度，因此在报全国人大常委会的《专利法》修改草案中删除了该建议条款。在2006 年第三次修订专利法的上报稿中，同样没有写入禁止间接侵权的条款。


国家知识产权局对此的解释是：“在专利法中增加制止专利间接侵权行为的规定，实质上是将对专利权的保护扩大到与专利技术相关，但其本身并未获得专利权的保护的产品。因此，专利间接侵权问题已经落入专利权人利益和公众利益之间十分敏感的灰色区域，有关规则的制定和适用略有不当，就会损害公众自由使用现有技术的权利。况且，有关间接侵权的行为可以依据《民法通则》有关共同侵权的规定获得相应救济，故目前在专利法中规定专利间接侵权的时机尚不成熟。”


有观点认为，在没有法律的明确规定下，就没有“间接侵权”的概念，也不应该有专利间接侵权理论的存在空间。“共同侵权”并不与“直接侵权”的专利法一般原理相违背，就没有必要冠以“专利间接侵权”的帽子，完全可以回归到正常的专利法侵权判定逻辑上。


然而，考虑到加强专利权的保护，司法实践中并未因为“法律的滞后而畏缩不前”，专利间接侵权的案例时有出现，例如：在“磁镜式电弧炉”专利侵权纠纷案中，被告无直接侵权行为，但擅自制造和销售了专利产品的关键部件；在“一种新颖的除草组合物”专利侵权纠纷案中，被告生产专门用于制备组合物专利产品的关键成份；在阿尔法拉瓦尔诉恒力公司等专利侵权案中，被告提供专用于生产侵犯专利权的产品的模具；等等。


在软件、互联网和生物技术／制药领域，尤其是在分布式网络和云计算风行的时代，通信方法、使用方法、处理方法以及将产品用于特定用户的方法专利在行使时面临极大的挑战，这些专利中有的可以通过提高撰写技巧来避免间接侵权，有的可能是无法如此避免的，但其作为一项对技术进步作出贡献的发明创造，又应该得到专利保护。如果不给予专利权人适当的法律救济，则众多高新技术的方法专利将轻易地被合法规避。因此，我们认为不能完全排除专利共同侵权的应用空间。


（二）我国专利共同侵权比美国更宽松？


作为大陆法系的我国不同于美国，我国专利法是《民法通则》和《侵权责任法》的下位法和特别法，专利法第11 条相当于规定了直接侵权，但没有规定共同侵权，而上位法却从一般意义上规定了共同侵权，当然也应当涵盖专利领域的共同侵权，因此，从体例设计上看，我国专利共同侵权相比美国似乎可以更为宽松。


但是，我们认为，按照专利法的基本原理，专利权人只对专利权利要求中的全部要件所体现的整体技术方案拥有排他性的权利，除此之外别无其他。此前，多余指定原则、整体等同理论给我们留下了深刻的教训，所以，专利共同侵权的把握尺度也不能放得过宽，必须让公众充分信赖权利要求所公示的专利保护范围及其法律确定性。


专利代理人在最初的撰写阶段以及向专利局进行申请的期间，就应当考虑权利行使的问题，必须充分理解与专利发明实质相关的当前及可预期的商业实施方式，以确保后面尽可能地避免出现共同侵权的问题。


也正因如此，美国最高法院坚持认为诱导侵权和帮助侵权必须以直接侵权为基础，但允许对直接侵权的认定标准做出适当灵活的处理，例如，当多个实体协力合作来执行权利要求的全部步骤时，法院可以根据“控制或指使”标准判断是否应将某些步骤的执行归咎于虽非亲自执行、但充当“幕后操纵者”的某一实体。


我们认为，美国的上述经验值得借鉴，在认定共同侵权时也应坚持以直接侵权为前提，可以对不同类型的专利采取有针对性的处理方法。对于产品专利或产品制造方法专利而言，若有一个实体完整地实施了直接侵权行为，可以在此基础上判断教唆者或帮助者是否也应承担共同侵权责任；对于其他类型的专利权利要求，若有多个实体共同实施侵权行为的，应特别注意他们是否有共同故意或过错，是否足以将全部的侵权责任归咎于其中的某一方。


在实务中可能有这样的情形，被告执行方法的绝大部分步骤，将剩余的一两个步骤留给用户执行，由于用户不具有生产经营目的，所以这通常将直接导致整个侵权链条的断裂，但如果原告能证明被告和用户具有共同故意且达到了足以将用户执行的步骤归咎于被告的程度，我们认为可以认定共同侵权成立。


总之，我们认为，对于专利侵权行为，通常应以专利法第11 条作为依据，对于共同侵权行为，可以借助《民法通则》和《侵权责任法》的相关规定，但必须严格把握适用条件。




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